Ataques constitucionales a prohibición de registro de marcas ofensivas por contraponerse a derecho a libertad de expresión by Germán Corcino for Microjuris
En días recientes, me topé con una de las opiniones judiciales más atípicas que he visto; si no la más. El caso en cuestión es In Re: Simon Shiao Tam, No. 2014-1203 (Fed. Cir. April 20, 2015) (“In Re Tam”) y surge en el contexto del registro de una marca en la Oficina de Marcas y Patentes Federal (“USPTO”, por sus siglas en inglés).
En este caso, la parte apelante había solicitado la inscripción del nombre de la banda musical, The Slants, ante el USPTO. El oficial examinador denegó la inscripción aduciendo que el término “slant”, y por consiguiente, el nombre de la banda, era despectivo para la comunidad asiática. Ciertamente, la decisión del oficial examinador es cónsona con los requisitos de la ley federal de marcas (el Lanham Act), que al igual que la Ley de Marcas de Puerto Rico, impide el acceso al Registro a marcas ofensivas o inmorales.
En vista de lo anterior, era de esperarse que la Junta de Apelación del USPTO ratificara la decisión del examinador, como así hizo. Inconforme con la decisión, sin embargo, el solicitante llevó el caso ante el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, el cual confirmó las decisiones del oficial examinador y de la Junta de Apelación. Hasta aquí no hay nada fuera de lo usual.
Lo que hace este caso particularmente llamativo es que la jueza Kimberly A. Moore, quien es el jueza que emite la decisión mayoritaria en In Re Tam, suscribió también una opinión adicional que designó como “additional views” la cual es más larga que la opinión principal y que exhibe el tono, sustancia y características de una opinión disidente. O sea, la misma jueza emitió dos opiniones que sustantivamente se contradicen entre sí.
El apelante había alegado que el impedir el registro de su marca por considerarse ofensiva constituía una violación a su derecho a la libertad de expresión. En la mayoritaria, el tribunal se ciñó a un precedente de esa misma corte del 1981 (In Re McGinley) para concluir que como el apelante podía seguir usando su marca aunque no tuviera acceso al registro, no había violación de su libertad de expresión. Sin embargo, en claro antagonismo con la opinión principal, la jueza Moore, en su opinión alternativa, elabora un análisis sumamente detallado y convincente, en el que sugiere que el tribunal debe revisitar In Re McGinley y revocarlo o condicionarlo.
Según Moore, todos los casos subsiguientes a In Re McGinley se han atenido ciegamente a dicho precedente aunque McGinley nunca entró realmente a considerar la constitucionalidad del estatuto desde la perspectiva de la imposición de condiciones para recibir un beneficio gubernamental. Luego de discutir los diferentes beneficios del registro bajo el Lanham Act —que van más allá de simplemente permitir el uso de la marca— y luego de aplicar el análisis
constitucional correspondiente, Moore concluye que estas restricciones sí son inconstitucionales. Aportando al carácter inusual de este caso, varios días después de In Re Tam, el Circuito Federal anuló la decisión, sua ponte, y emitió una nueva orden, instruyendo a las partes a someter argumentación adicional en la cual deben discutir específicamente el tema de si la sección del Lanham Act que prohíbe el registro de marcas ofensivas viola el derecho a la libertad de expresión.
Ciertamente, este es un caso “sexy” para terminar en el docket del Tribunal Supremo federal. Cabe recordar que actualmente también se está realizando la apelación del sonado caso de los Washington Redskins, donde el USPTO canceló seis (6) marcas del equipo por ser ofensivas a los indios americanos.
Estos dos casos son representativos de lo complicado que es establecer el balance de intereses en estas situaciones. En el caso de The Slants los solicitantes de la marca son asiáticos y por lo tanto, pertenecen al grupo que se supone debería sentirse ofendido con el registro. Sin embargo, según ellos han alegado, el uso del término no les es ofensivo, y por el contrario, ven su adopción como una forma de rendir homenaje a su linaje. En el caso de los Washington Redskins, por el contrario, es el grupo “ofendido” el que ha presentado oposición al registro. Tocará esperar al desenlace de ambos casos, y de terminar en el Supremo federal, será interesante ver a que le da más peso el tribunal. Aunque aquí estamos hablando de “commercial speech”, el Supremo federal ha sido bastante expansivo en su protección de la libertad de expresión (incluso en casos “antipáticos”) por lo cual no debería extrañar que la sección del Lanham Act en controversia termine siendo, como mínimo, enmendada.•
